發明專利申請早期公開的存在哪些利與弊

發明專利申請早期公開的存在哪些利與弊

【發明專利申請早期公開的存在哪些利與弊】在完成一項技術創新成果后 , 企業要結合自身實際和技術成果的現狀綜合分析發明專利的提前公開存在的利與弊,合理利用專利申請提前公開的有利因素 。并盡可能針對不利因素采取適宜的策略加以克服,使企業的技術創新成果最大限度地為企業的發展戰略提供服務 。

專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案 。一項發明專利的取得需要經過受理、初審、公開、實質審查及授權等一系列程序,國家知識產權局對符合新穎性、創造性和實用性的發明專利申請授予發明專利權 。發明專利申請的審批過程不同于實用新型和外觀設計,發明專利申請首先需要經初審合格后自申請日起滿18個月公開,也可以請求提前公開其專利申請,公開后經實質審查程序對于符合專利性要求的發明專利申請才能授予發明專利權 。
申請人出于技術成果特點的考慮可能在專利申請的過程中提前公開其專利申請,下面簡要闡述提前公開專利申請的利與弊 。

1 有利于加快專利申請的審查進程

在申請人未請求提前公開的情況下,依據專利法的規定 , 發明專利申請經初審合格后自申請日起滿18個月公開 。申請人請求提前公開其專利申請后 , 在初審合格后即可進入發明專利申請的公開程序,因此,縮短了初審合格至公開的時間 。在專利申請公開后 , 依據申請人的實質審查請求即可進入實質審查程序 。

2 延長了專利申請臨時保護的時間

我國專利法對于公開后的專利申請規定了臨時保護,取得臨時保護的前提條件是該專利申請最終被授予專利權 , 也就是說,對于最終取得專利權的發明專利申請自其公開之日至授權之日可以獲取臨時保護 。在專利申請的臨時保護期間,他人未經專利權人的許可實施該發明專利的,專利權人可以要求其支付適當的使用費 。在臨時保護期間他人未經許可實施專利而拒不支付專利使用費的 , 專利權人可以自得知或者應當得知他人使用其發明之日起的2年內提起訴訟要求他人支付專利使用費 , 同時,規定專利權人于專利權授予之日前即已得知或者應當得知的,自專利權授予之日起計算訴訟時效 。

3 配合專利產品的上市及時公開其專利申請

在專利產品上市前提出專利申請是避免喪失專利申請的新穎性,在提出專利申請后何時公開其發明專利申請就需要結合專利產品的上市時間來考慮 。對于還沒有公開的發明專利申請 , 在公開前專利法并沒有規定明確的專利保護 , 也就是說,如果申請人在專利申請公開前即將其專利產品投放市場,此時,申請人即承擔了他人在專利申請公開前無償實施其專利的后果 。所以,在專利申請公開前申請人將其專利產品上市即存在被他人無償實施的風險,他人可以在專利申請公開前依據申請人售出的專利產品任意仿制、銷售或使用,當然其無償實施僅限于專利申請公開前,因為專利申請公開后至授權期間由于存在臨時保護,申請人可以要求其支付適當的使用費 。

鑒于以上原因,申請人的產品如果在申請日之日起18個月內即可上市,此時申請人應該結合專利產品的上市時間及時公開其專利申請,即適時請求專利申請的提前公開,最好做到產品的上市日期與專利申請的公開同步進行,以避免他人在專利申請公開前實施其專利而不侵權的后果 。

4 出于專利防御戰略的考慮提前公開其專利申請

對于一些具有實力的跨國企業或集團有時出于專利防御戰略的考慮提前公開其專利申請中的技術成果,即通過專利申請提前公開的方式使競爭對手的專利申請不具備專利性,及時申請并提前公開的專利申請可以成為評價競爭對手專利申請的新穎性和創造性的對比文件,從而阻止競爭對手獲取專利權 。例如,歐美企業的78%的發明創造是由企業主動公開的,美國IBM公開的發明創造高達88% 。但需要注意的是,作為專利防御戰略公開的發明創造其目的是破壞競爭對手獲取專利權,所以,此時的公開絕不是將其有市場競爭性的技術成果“和盤托出”,對于涉及關鍵技術的部分是不能輕易公開的 。

1 提前暴露了企業的專利情報信息

專利申請信息往往反映了企業的技術創新動向,專利申請的布局代表了企業的專利戰略和生產經營戰略 。提前公開其專利申請無疑會提前向競爭對手暴露其技術發展動向 , 給競爭對手開展有針對性的防御提供了信息 。

2 專利申請的提前公開給競爭對手避開其專利提供了可能

專利申請的提前公開無疑給競爭對手盡快研究分析其技術成果提供了最直接的信息,競爭對手可以分析其專利申請中權利要求的保護范圍存在的漏洞 , 采取“繞過策略”對付申請人欲保護的技術方案 。競爭對手在分析其專利技術方案后加以改進,可以減少權利要求中的必要技術特征,也可以替代權利要求中的必要技術特征,使其實施時不全面覆蓋權利要求中所有必要技術特征 , 從而避免了實施時的侵權責任 。

3 專利申請的提前公開為競爭對手盡快阻止其專利授權提供了信息

專利申請提前公開后,競爭對手可以盡快做出反應,可以以社會公眾的身份在專利申請的實質審查過程中向國家知識產權局遞交專利申請不具備專利性的意見陳述書,供審查員在實質審查過程中參考 。在專利申請授權后,競爭對手可以及時向專利復審委員會提交專利權無效的請求,啟動專利權無效程序 。

4 專利申請的提前公開可能會破壞申請人在后申請的創造性

申請人在提出一項專利申請后,可能由于技術方案的進一步完善或發現了新的用途需要提出在后申請,如果在后申請是在優先權原則規定的12個月內提出,還可以要求在先申請的優先權 。但如果在先申請公開在先 , 在后申請是在在先申請公開后提出,此時在后申請無論是否要求在先申請的優先權,在先申請都將成為評價在后申請創造性的對比文件,在后申請中改進的技術方案內容可能因缺乏創造性而不能夠被授予專利權 。對于要求優先權的在后申請有可能出現要求優先權的權利要求能夠取得專利權,而基于在先申請改進的權利要求卻因不具備創造性而無法獲得專利保護 。

申請人基于自己尚未公開的在先申請提出在后改進發明時 , 由于在后改進發明在提出申請時在先申請尚未公開,在先申請還不屬于專利法規定的現有技術,所以 , 在針對在后申請實質審查時,在先申請不會成為評價在后申請創造性的對比文件 。因此,對于提出專利申請時后續尚需進一步完善或挖掘其新用途或技術領域的情況下,在先申請不要急于提前公開,應該等到在后申請改進完成并提出申請后再公開在先申請,當然,此時在后申請應該自在先專利申請之日起滿18個月期間內提出 , 不能超出專利法規定的上述期限 。申請人在后申請的改進或新用途發明如果是在優先權原則規定的12個月期限內完成 , 還可以要求在先申請的優先權,此時對于在先申請同樣也是不要提前公開 。

5 單純基礎專利的提前公開可能遭致外圍專利的包圍

企業在完成一項重大的發明創造 , 特別是開辟全新技術領域的發明創造后,應該盡快圍繞其核心技術做好外圍技術的專利布局,在提出基礎專利申請后應該配合外圍專利的申請,使企業能夠在該技術領域占領市場 。

在實施先申請原則的國家及時申請基礎專利無疑是非常重要的,但是,在應用研究和周邊研究還不成熟的情形下 , 因過早公開其基礎專利后使得競爭對手圍繞基礎專利開發外圍專利,反過來,基礎專利的擁有者受到外圍專利的限制,甚至被競爭對手的專利網所包圍,使得申請基礎專利的企業將處于被動的地位 。

所以,企業應該很好地利用基礎專利申請至公開的時間段內做好外圍專利布局 , 以期在基礎專利的外圍形成自身的“技術壁壘”,使得競爭對手無法搶先開發外圍專利構成對基礎專利的包圍 。



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